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专利布局的攻与防


◎ 文 《法人》全媒体记者 彭飞

“如何获得强有力的专利或攻击对方专利,以帮助赢得专利诉讼或降低专利侵权风险?”近日,在中美贸易纠纷不断升级的背景下,一场别开生面的知识产权论坛在深圳市南山知识产权保护中心举办,论坛由美国摩根路易斯律师事务所、中国企业知识产权研究院、南山区知识产权促进中心等机构联合举办。

“今年短短半年时间,美国联邦地区法院的专利侵权案件有大约1700件,其中大约170件案件直接或间接涉及中国企业,占了十分之一,以前一年都没有那么多。这是由国际市场竞争加剧、中国企业崛起等各种原因造成的,中美贸易摩擦背景更容易刺激一些企业,试图通过诉讼把中国企业从美国市场排除出去。”论坛主讲人之一、美国摩根路易斯律师事务所合伙人朱韶斌律师接受《法人》记者采访时表示。

“中美贸易纠纷给中国公司带来了挑战,特别是在出口管制方面,贸易纠纷下更容易被关注。”美国摩根路易斯律师事务所另一合伙人Janice Logan律师则告诉记者。她提醒,中国公司在美国产生的发明、技术数据、消费者数据等,在发回到中国之前,要让美国律师做出口管制合规的把关,直接发给中国律师或中国分公司同事本身就是问题。

“中美贸易纠纷是一个延续多年的持久战。很多专家也认为,这是两国实力到了一定阶段不可避免的。中国企业强大了,产品又好,竞争对手和专利流氓的挑战也是成功的副产品。”朱韶斌律师认为,中国企业面对在国外受到的诉讼挑战时,要有平常心,企业做大做强了,诉讼必不可少,也不会因为处于发展阶段就会免受专利进攻的困扰,“比如对手看好你的产品,或者你的投资人背景强大,可能谋划将你扼杀在萌芽中。总之,一个希望做大做强的企业,随时面临别人起诉,所以要提前做好专利布局,未雨绸缪,百分之百没有风险是不可能的。”

论坛期间,朱韶斌律师和他的另外两位美国同事Janice Logan律师、Andrew Devkar律师围绕“如何在提起专利诉讼之前强化专利或攻击对方所主张的专利”“如何根据专利申请和诉讼中权利要求解释的方式指导权利要求起草”“专利诉讼辩护策略与对抗专利流氓的最佳实践”等角度接受了记者的采访。

如何进行有效的专利布局

《法人》:中国企业对专利管理和布局的意识需要有哪些提高?

朱韶斌:知识产权是个一把手工程。但并不是说让一把手去做,而是一把手意识到其重要性,把知识产权战略列为商业战略、商业决策的重要组成部分,一把手意识到其重要性后,会有人去做。

还有世界格局的问题,譬如企业的产品已经在中国、美国卖,暂时没在欧洲卖。不建议在欧洲大量布局但也不能完全不布局。不仅盯着自己的产品走,还要盯着竞争对手走,看他的市场在哪儿,你的专利要覆盖竞争对手的产品,这样你的专利出来之后才真正是“带牙的老虎”,需要的时候才带有威慑力。

“我有什么产品和什么技术需要去保护”这是一个非常原始的阶段,真正的保护自己,是提升自己的发明创新水平。申请专利不仅是怎么保护自己的产品,还要考虑将来竞争对手起诉的话,怎么把竞争对手的产品也覆盖了,打你的时候你有反制措施。

《法人》:如何进行有效的专利布局?

朱韶斌:专利是为企业将来的发展布局。苹果10手机出来的时候,11、12都已经有储备了。所以写专利的时候就要有前瞻性,考虑将来的技术发展到什么阶段,提前布局。如果能在一些关键的技术关卡上布了很多的棋子,暗伏奇兵,某个时候你会发现它的威力。如果你已经布局了,对手可能就不会去打你了。另外,为了绕过你的专利,就会花费更多的研发成本,或者给你交许可费。

企业没有专利怎么办?可以购买。很多企业刚开始没有专利被别人追着打,后来买到了非常强的专利,反而打的对方非常狼狈了,这种事情经常发生。

不要等诉讼发生才去买专利,要在平时筹划的时候就去买。提前买进来做一些规划,把好的专利拿来作为战略储备,成功的大企业都会这么做。一个产品做得好,但是有人比你更先进。不想把现在的技术淘汰掉,因为成本太高了。那么可以收购过来,作为将来的技术储备,慢慢往外推新的产品。

中医有“上医治未病”之说,专利布局做得好的话,无论专利流氓还是竞争对手,引发的诉讼就会非常少的。比如美国有些大公司之间的专利诉讼就很少,为什么?因为你有一卡车专利,他也有一卡车专利,打起来最后两败俱伤,谁都捞不到好处,这就叫以战止战、不战而屈人之兵。

《法人》:如何在诉讼之前强化自己的专利或攻击对方所主张的专利?

朱韶斌:撰写专利过程,一定要关注诉讼中会有哪些情况出现。比如,之前一些中国公司本来是起诉外国公司的,但不到一年诉讼就没有了,一看是专利被对方申请无效了。如果撰写专利就是为了拿到专利,那就非常容易,你可以把范围写得非常小,问题是你拿到后有什么商业价值。所以要了解诉讼有哪些陷阱,撰写过程就要去想将来怎么用这个专利。如果不考虑诉讼问题,拿到授权后,对方可能在你提起诉讼后把你的专利打掉,或者对方说你专利撰写有问题。

撰写的时候有很多讲究的,拿到一个有价值的专利不容易,一个强有力的专利应该是:拿下来后能经得起推敲,不容易被别人打掉;别人用你的专利技术的时候,你很容易证明对方侵权。

当然,有很多企业拿专利为了充数,或者为了拿补贴,这一类的专利,真正遇到诉讼是没多大用的,不堪一击。

如何起草专利权利要求及其解释

《法人》:如何在申请和诉讼中起草专利权利要求及其解释?

Janice Logan:有三项最重要的建议。一是要尽早申请专利,递交专利申请越早越好。比如在制药方面的,中国的专利法要求申请专利需要一定的实验数据,但在美国哪怕只是一个构想就可以提交专利。二是尽可能地写多项权利要求。三是在专利申请过程中,言多必失,通过与专利审查员的面试或电话会议,尽量减少审查过程禁反言的风险。

在做权利要求的解释时,首先考虑内部证据,如权利要求、说明书、审查历史;然后考虑外部证据,如专家和发明人的证词、证言,字典,学术观点等;最后是推定专利有效性。需要注意,只有内部证据不能说明或解释清楚的时候,才可以使用外部证据。

如何应对专利流氓

《法人》:在诉讼策略上如何应对专利流氓?

Andrew Devkar:非专利实施实体(或称专利流氓)发起的专利诉讼占了美国专利诉讼的将近一半,多发生在特拉华州地区法院(美国公司注册最多的地区)和得州东区地区法院(对专利诉讼原告最有利的地区法院)。美国最高法院的TC Heartland一案限制了非专利实施实体能够提起诉讼的地区,因此使用案件转区动议或者多区诉讼移送动议可以将案件移送到有优势的地区。

另外,可以通过对非专利实施实体的投资人和投资协议进行调查来对抗其提起的专利诉讼。一个趋势是非专利实施实体依赖于诉讼投资人的投入资金进行诉讼,然后诉讼投资人获得一定比例的判决赔偿。

很多投资人为了获得投资回报,常常会对诉讼进行一定的控制(决定谁是被告,决定主张的专利,等等)。这很可能导致该非专利实施实体失去专利的一部分“实体权利”,而美国专利法要求原告只有在拥有专利所有的“实体权利”时,才能单独提起诉讼。这样的话,就可以对非专利实施实体的起诉资格进行挑战。

如果与非专利实施实体进行和解协商,要把握好时机。比如,在收到对方侵权通知之后,就可以进行和解,用小额和解金提早结束对方无意义的诉讼;在提供了清晰的不侵权辩护后或者发起无效程序前后,都可以压制对方进行和解;在权利要求解释之后,也是和解的绝佳机会,因为权利要求解释对专利权利要求进行了界定,因此案件的底牌已经十分明朗。当然也可以选择不和解,以强硬的态度对抗非专利实施实体,这样的话,可以建立一个强硬态度的名声,以对未来诉讼进行威慑。(编辑 吕斌)

专利流氓

又称专利蟑螂,是流行于西方欧美各国的一个名词,专门形容一些非专利实施实体,没有实体生产的公司,而是通过抢注、从他人处购买专利,然后专门通过专利诉讼赚取巨额和解金或者专利费的专业团体或个人。

朱韶斌


美国摩根路易斯律师事务所合伙人,曾担任中国国务院负责港澳回归部门的法律官员、美国联邦地区法院华盛顿州西区Coughenour法官的法务助理,专注于境内外知识产权诉讼、申请和咨询,协助数十家中国客户成功解决了他们在美国的知识产权纠纷。

Andrew Devkar


专注于专利诉讼。他曾代表各大行业的客户,包括软件和互联网技术,无线和网络技术,消费电子产品和软件等。

Janice Logan


韩裔美国人,拥有科学和工程学系背景,执业领域侧重于生物技术、化学和材料工程方面专利申请。

编辑:张凯华

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